??商標(biāo)到海外申請(qǐng)保護(hù),主要有兩個(gè)途徑:單獨(dú)國家商標(biāo)注冊(cè)以及馬德里商標(biāo)注冊(cè)途徑。
??單獨(dú)國家商標(biāo)注冊(cè),顧名思義,就是直接到擬申請(qǐng)保護(hù)的國家遞交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng),由于商標(biāo)到海外申請(qǐng)注冊(cè)時(shí),該商標(biāo)往往在國內(nèi)已經(jīng)申請(qǐng)注冊(cè)多年,已經(jīng)沒法再要求6個(gè)月的優(yōu)先權(quán),所以一般都不會(huì)再要求優(yōu)先權(quán)。如果在國內(nèi)是新申請(qǐng)商標(biāo)要到國外去申請(qǐng),是可以要求國內(nèi)商標(biāo)的6個(gè)月優(yōu)先權(quán)期限的。
??馬德里國際商標(biāo)注冊(cè),是指根據(jù)《商標(biāo)國際注冊(cè)馬德里協(xié)定》和《商標(biāo)國際注冊(cè)馬德里協(xié)定有關(guān)議定書》 及其《共同實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,在馬德里聯(lián)盟成員間所進(jìn)行的商標(biāo)注冊(cè),國際局像郵局一樣只起中轉(zhuǎn)平臺(tái)作用,即申請(qǐng)人通過國際局一并提交其向各個(gè)聯(lián)盟成員國的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng),再由各成員國商標(biāo)局依其法律審查是否給予注冊(cè)保護(hù),其實(shí)質(zhì)上是為申請(qǐng)人提供了一個(gè)較為便利的申請(qǐng)渠道。馬德里協(xié)定和議定書是兩個(gè)不同的條約,各成員間申請(qǐng)人通過國際注冊(cè)指定各國并依照其所適用的條約進(jìn)行商標(biāo)申請(qǐng)。截至2020年1月,馬德里聯(lián)盟成員共有106個(gè),基本上覆蓋了全球主要經(jīng)濟(jì)體。
??馬德里國際注冊(cè)與國內(nèi)注冊(cè)/申請(qǐng)的關(guān)聯(lián)性
??(1)馬德里國際注冊(cè)必須以國內(nèi)注冊(cè)/申請(qǐng)為基礎(chǔ),指定協(xié)定國必須國內(nèi)已注冊(cè),指定純議定書成員必須國內(nèi)已申請(qǐng),即取得商標(biāo)申請(qǐng)受理通知書。
??(2)馬德里國際注冊(cè)申請(qǐng)應(yīng)與國內(nèi)注冊(cè)/申請(qǐng)內(nèi)容一致,即申請(qǐng)人名義一致、商標(biāo)一致、商品和服務(wù)不超出國內(nèi)注冊(cè)范圍,此外國際注冊(cè)可以多類合并申請(qǐng)。
??(3)中心打擊原則,即馬德里國際注冊(cè)之日起 5 年內(nèi),其關(guān)聯(lián)的國內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)若被駁回、撤銷等失效,其效力及于國際注冊(cè)所有指定國,5 年后國際注冊(cè)與國內(nèi)注冊(cè)不再關(guān)聯(lián)。
??馬德里國際注冊(cè)顯著特點(diǎn)
??(1)馬德里國際注冊(cè)具有手續(xù)簡便、費(fèi)用較低的便利性,申請(qǐng)人只需一份申請(qǐng)即可指定幾十個(gè)國家,避免了逐一辦理遭遇各國的代理、翻譯、公證認(rèn)證等獨(dú)特要求,同時(shí)也可節(jié)省相當(dāng)費(fèi)用(目前一類普通商標(biāo)的注冊(cè)即使指定所有成員費(fèi)用也不超過十萬人民幣)。國際注冊(cè)同樣每十年交費(fèi)續(xù)展,其它如后期指定、轉(zhuǎn)讓、變更、續(xù)展等,手續(xù)均比較簡便,費(fèi)用也比較低廉。
??(2)馬德里注冊(cè)國際局發(fā)證較快,一般只需6-8個(gè)月即可,但國際局的注冊(cè)證并不是在各國被核準(zhǔn)注冊(cè)的證明,只是表示該申請(qǐng)已在國際局登記,將轉(zhuǎn)發(fā)至各指定國進(jìn)行審查,能否在各指定國獲得注冊(cè),得視各成員國是否駁回該申請(qǐng),若未被駁回則自動(dòng)在該國受保護(hù),指定國一般不再發(fā)證。(駁回期限協(xié)定國是 12 個(gè)月,純議定書國為12或18個(gè)月)
??(3)馬德里國際注冊(cè)的一些弊端:國際注冊(cè)確實(shí)給申請(qǐng)人帶來了諸多的便利,但在某些方面也有其弊端,作為申請(qǐng)人要根據(jù)具體情況決定是直接注冊(cè)還是通過國際注冊(cè)來獲得保護(hù)。
??與直接注冊(cè)審查周期比較短的國家相比,馬德里注冊(cè)的周期就太漫長了;若在成員國進(jìn)行審查需要答復(fù)審查意見、異議答辯、駁回復(fù)審等仍然得委托當(dāng)?shù)卮韼煟a(chǎn)生新的費(fèi)用。
??中心打擊原則對(duì)于申請(qǐng)人影響太大,國內(nèi)基礎(chǔ)申請(qǐng)失效,馬德里申請(qǐng)全部失效。雖然對(duì)于純議定書國可以轉(zhuǎn)換為國家注冊(cè),但無疑又將耗費(fèi)時(shí)間與費(fèi)用。
??商標(biāo)在海外被他人搶注,怎么應(yīng)對(duì)?
??有個(gè)做文具生產(chǎn)銷售的公司,國內(nèi)外有很多經(jīng)銷商,其中有個(gè)美國的經(jīng)銷商耍小聰明,把這個(gè)文具公司的商標(biāo)在美國搶先注冊(cè)了,然后發(fā)函給亞馬遜,要求亞馬遜把其他所有經(jīng)銷這個(gè)公司品牌的文具全部下架,理由就是構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。文具公司氣壞了,又沒有好辦法,來咨詢我們?cè)趺刺幚恚?/span>
??對(duì)于已經(jīng)被他人在海外搶注的商標(biāo),如果不想放棄該國市場(chǎng),只能購買并轉(zhuǎn)讓該商標(biāo);申請(qǐng)無效或者撤銷該商標(biāo)同時(shí)自己提交商標(biāo)申請(qǐng);或者另外換新商標(biāo)。這個(gè)文具公司的美國商標(biāo)被發(fā)現(xiàn)時(shí),還在申請(qǐng)流程中,文具公司表示一定要盡全力拿回該商標(biāo),通過委托美國當(dāng)?shù)氐纳虡?biāo)律師對(duì)該商標(biāo)申請(qǐng)撤銷,經(jīng)過一年多的商標(biāo)撤銷流程,最終將該商標(biāo)撤銷,同時(shí)文具公司在美國同步申請(qǐng)注冊(cè)了該商標(biāo)。
??知識(shí)產(chǎn)權(quán)有一個(gè)特點(diǎn),就是申請(qǐng)注冊(cè)的成本較低,但是后續(xù)撤銷、異議、維權(quán)訴訟的成本就會(huì)呈幾何級(jí)增加,如上案例中,一個(gè)美國商標(biāo)申請(qǐng)的成本約在1萬元,但是后續(xù)做商標(biāo)撤銷的成本最后花了小10萬元(還是在對(duì)方?jīng)]有應(yīng)訴的情況下,如果對(duì)方應(yīng)訴,流程更為漫長,預(yù)計(jì)要花15-20萬費(fèi)用),所以為了避免在事后花費(fèi)巨額的律師費(fèi)用亡羊補(bǔ)牢,不如事前花費(fèi)最小的代價(jià)來防患未然。
??如何避免商標(biāo)被他人在海外搶注?
??做外貿(mào)的或者產(chǎn)品出口到國外的,遇到最多的問題可能就是商標(biāo)搶注問題,加上最近這些年興起的“商標(biāo)投資熱”,有很多“商標(biāo)投資人(搶注人)”專門研究各行各業(yè)的頭部公司及品牌,將一些沒有申請(qǐng)注冊(cè)的品牌搶注下來,然后開始碰瓷倒賣,獲取商業(yè)利益。國內(nèi)的這股商標(biāo)投資熱潮隨著華人流動(dòng)到了海外,在很多國家,有一些商標(biāo)惡意搶注人將國內(nèi)一些知名品牌在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行搶注。商標(biāo)不像專利,專利要求全球新穎性,所以只要一個(gè)專利在國內(nèi)已經(jīng)申請(qǐng)了,如果沒有專利申請(qǐng)人讓渡優(yōu)先權(quán),其他人在其他國家是沒法申請(qǐng)完全相同的專利的。但商標(biāo)不一樣,基于知識(shí)產(chǎn)權(quán)地域性特點(diǎn),商標(biāo)又沒有全球新穎性的概念,所以一個(gè)商標(biāo)可以在全球所有國家都可以申請(qǐng)一遍。對(duì)于商標(biāo)保護(hù)來講,只有一個(gè)最笨的辦法,就是將這個(gè)商標(biāo)在全球所有國家都進(jìn)行申請(qǐng)。
??顯然,這種做法不太現(xiàn)實(shí),成本太高,目前據(jù)筆者所知,只有部分奢侈品品牌在全球兩百個(gè)國家做了商標(biāo)注冊(cè)。有些特別小的國家,根本沒有商標(biāo)注冊(cè)的必要性,也沒有商標(biāo)保護(hù)的法律機(jī)制。所以在這種情況下,商標(biāo)申請(qǐng)人只需要挑選部分國家進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè),挑選國家的條件是什么呢?
??(1)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售國或者擬銷售國;
??(2)主要經(jīng)濟(jì)體;
??(3)成本較低保護(hù)力度較大的國家。
??筆者優(yōu)先推薦通過馬德里商標(biāo)體系進(jìn)行海外商標(biāo)注冊(cè),基本覆蓋了主要經(jīng)濟(jì)體與主要生產(chǎn)銷售國,剩余的只能通過單獨(dú)國家商標(biāo)申請(qǐng)的方式進(jìn)行逐一申請(qǐng)了。在當(dāng)?shù)厝〉昧松虡?biāo)注冊(cè)權(quán),才能初步保護(hù)你的商標(biāo);對(duì)于知名商標(biāo),尤其是在當(dāng)?shù)赜休^大影響力的知名馳名商標(biāo),最好委托有經(jīng)驗(yàn)的當(dāng)?shù)厣虡?biāo)事務(wù)所進(jìn)行商標(biāo)監(jiān)測(cè),避免被他人申請(qǐng)類似商標(biāo),淡化或者傍附商標(biāo)。
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